La nueva Ley N°21.355 de fecha 5 de Julio de 2021 establece diversas modificaciones a la Ley de Propiedad Industrial N°19.039, las que entrarán en vigencia en un plazo de 6 meses más, cuando se publique en el Diario Oficial el Reglamento de la referida Ley. Entre otras modificaciones, viene en derogar y eliminar la categoría de Marcas Comerciales de Establecimientos Comerciales y Establecimientos Industriales, las que en sus correspondientes renovaciones deberán transformarse en marcas comerciales de servicios. Además la nueva Ley viene en establecer nuevas categorías de marcas comerciales, cuales son las Marcas Colectivas y Marcas de Certificación, como se indicará.
Nuevas categorías de marcas que se incorporan.
La nueva Ley 21.355 viene en incorporar dos nuevas categorías de marcas comerciales, Marcas Colectivas y Marcas de Certificación.
Define la Ley estas marcas, indicando que Marca Colectiva es “todo signo o combinación de signos capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación respecto de los productos o servicios de terceros. Para estos efectos se entenderá por asociación a las agrupaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que gocen de personalidad jurídica”.
De esta forma viene en establecer la Ley un sistema de protección para las agrupaciones que gocen de personalidad jurídica y que desarrollen y comercialicen en conjunto productos o servicios determinados y distintivos. Por esta circunstancia, la Ley agrega que estas Marcas Colectivas no podrán cederse a terceras personas, ya que pertenecen a la agrupación.
Marcas de Certificación a su vez es definida como “todo signo o combinación de signos capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios de terceros, garantizando que éstos cumplen con requisitos y características comunes”.
De esta forma la Ley expresa que las marcas de Certificación permiten distinguir productos o servicios cuyo titular certifica que respecto a los materiales, modo de fabricación de productos o prestación de servicios, calidad, precisión u otras características, que no posean esa certificación, con la excepción de la procedencia geográfica, que se indicará más adelante.
Resulta de importancia esta categoría, ya que permite proteger, tanto en la subcategoría de productos y/o servicios, las formas que los titulares hayan desarrollado para mejorar e incrementar las características de sus productos y servicios, lo que consta en las respectivas certificaciones.
Agrega la Ley que no podrán ser titulares de marcas de certificación quienes fabriquen o comercialicen productos o servicios idénticos o similares a aquéllos a los que fuere a aplicarse la citada marca. De esta forma, el titular de una marca de certificación deberá autorizar su uso a toda persona cuyo producto o servicio cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca.
Estas nuevas categorías de marcas, a diferencia de las marcas tradicionales, exigen que en su presentación se incluya además un Reglamento de Uso, el que contiene variados requisitos que establece esta misma Ley, más otros requisitos que se indicarán en el Reglamento que se dictará, todos los que sin embargo, serán revisados, objetados y aprobados por Inapi durante su tramitación.
Eliminación de categoría de Establecimientos Comerciales e Industriales
La nueva Ley viene en derogar tácitamente y eliminar del articulado que rige la Propiedad Industrial en Chile las categorías de marcas correspondientes a Establecimientos Comerciales de venta de productos y de Establecimientos Industriales, o sea, fábricas de productos.
Esta modificación legal viene en actualizar las categorías de marcas existentes en Chile, dado que en todo el mundo, los establecimientos Comerciales e Industriales ya han sido derogadas y eliminadas.
Establece además la Ley que la vigencia de las marcas actualmente inscritas y correspondientes a estas categorías, subsistirán hasta su renovación, y llegado este momento e instancia, los titulares deberán modificarlas por los correspondientes servicios de venta (clase 35), o servicios de producción o fabricación (clase 40). En estos casos deberá indicarse expresamente los productos objeto de dichos servicios, los que no podrán extenderse a productos no descritos en el registro de marca de establecimiento comercial o industrial renovado. La renovación de registros de marcas de establecimientos comerciales limitados a una o más regiones se extenderán a todo el territorio nacional. Si, como resultado de esta ampliación territorial, se superponen marcas iguales o confundiblemente similares para servicios de compra y venta de productos idénticos o relacionados dentro de la misma clase, cualquiera de los titulares podrá demandar ante el Instituto, conforme al procedimiento de nulidad, la limitación territorial del otro registro, con el fin de que la marca objeto de la limitación no pueda ser usada en el territorio geográfico abarcado originalmente por la marca de establecimiento comercial del demandante. La sentencia correspondiente será objeto de anotación en el registro limitado y se considerará un gravamen perpetuo de éste para todos los efectos. El plazo para ejercer la acción de limitación territorial que establece este artículo será de cinco años, contado desde la renovación del registro de que se trate.
De esta forma y atendido que hasta su correspondiente renovación, los Establecimientos Comerciales tienen vigencia y protección territorial según las regiones del país para las que fueron registradas; la nueva Ley viene en unificar la extensión de protección de todas las Marcas Comerciales, indicando al efecto que “Los registros de marcas tendrán validez para todo el territorio de la República.”.
*Esta Alerta fue preparada por Montt Group SpA., solo para fines educativos e informativos y no constituye asesoría legal.