Con fecha 5 de Julio del 2021, la Ley N°21.355 incorpora importantes modificaciones a la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, entre las cuales destaca la incorporación de la acción y excepción de Caducidad de Marcas Comerciales por falta de Uso.
Esta modificación viene a sumar una nueva obligación en el uso de sus marcas a los titulares de marcas registradas, ya que además de la obligación de incorporar la sigla M.R. o ®, desde esta fecha deben efectuar el uso de sus marcas dentro del territorio de la nación para los productos o servicios que se encuentren protegidos por su marca.
Señala la referida Ley que la declaración de caducidad debe ser solicitada sólo de parte, señalando además que esta debe tener un interés legítimo, y se concreta a través de la interposición de una demanda para tales efectos, o bien puede ser interpuesta como demanda reconvencional en juicios de nulidad de marca o en juicios de oposición.
La declaración de caducidad puede ser total o parcial, esto es, afectar a todo el privilegio, o a sólo parte de la cobertura protegida, y ocurre cuando exista alguna de las siguientes circunstancias:
a) Si transcurridos cinco años desde la fecha de concesión del registro, la marca no hubiese sido objeto de un uso real y efectivo dentro del territorio nacional, por el titular o por un tercero con su consentimiento, para distinguir uno o más de los productos y/o servicios para los cuales haya sido concedida; o si dicho uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo periodo.
b) Si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en la designación usual de un producto o servicio para el que esté registrada, de tal modo que en el curso de las operaciones comerciales y en el uso generalizado del público, la marca haya perdido su fuerza o capacidad para distinguir el producto o servicio al cual se aplique. Con todo, no se entenderá que el titular de una marca ha provocado o tolerado dicha transformación si ha usado en el comercio las indicaciones que dan cuenta de que se trata de una marca registrada, referidas en el artículo 25.
En cuanto a los aspectos procesales probatorios, se advierte una interesante excepción a la regla general, dado que la nueva Ley establece expresamente que la carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a su titular. En este sentido la Ley señala que serán admitidas todas las probanzas admitidas por la Ley 19.039, esto es, cualquier tipo de prueba, con excepción de la prueba testimonial. Respecto del valor probatorio, se indica que tendrá el valor de una declaración jurada, y el titular que rinda prueba será responsable de su veracidad. No se advierte en la nueva Ley alguna sanción para el demandante de caducidad que interponga demandas infundadas, sólo se le exige un interés legítimo. A contrario sensu, si el demandado no acredita el uso de su marca registrada, procederá la declaración de caducidad, salvo que el titular demuestre que hubo razones válidas basadas en la existencia de obstáculos para su uso, y se entenderán como tales circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular y que constituyan un obstáculo para el uso de la marca, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos.
*Esta Alerta fue preparada por Montt Group SpA., solo para fines educativos e informativos y no constituye asesoría legal.